【案號(hào)】
（2015）粵高法民三終字第145號(hào)
【裁判要旨】
將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)識(shí)作為商品名稱(chēng)使用，起到識(shí)別商品來(lái)源功能的，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)性使用；導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)或混淆，不僅包括相關(guān)公眾誤認(rèn)為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)行為人的產(chǎn)品來(lái)源于涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人，也包括相關(guān)公眾誤認(rèn)為涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的產(chǎn)品來(lái)源于商標(biāo)侵權(quán)行為人；涉案注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際使用的，商標(biāo)權(quán)利人無(wú)權(quán)請(qǐng)求侵權(quán)人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
【案情介紹】
原告廣東珠海格力電器股份有限公司（下稱(chēng)格力公司）于2010年2月提出第8059133號(hào)“五谷豐登”商標(biāo)（下稱(chēng)涉案商標(biāo)）的注冊(cè)申請(qǐng)，2011年4月涉案商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第11類(lèi)空氣調(diào)節(jié)裝置等。
2011年11月、2013年1月，格力公司分別在被告廣東珠海市泰鋒電業(yè)有限公司（下稱(chēng)泰鋒公司）、蘇寧電器的店面內(nèi)，通過(guò)公證的方式購(gòu)買(mǎi)了被告廣東美的制冷設(shè)備有限公司（下稱(chēng)美的公司）生產(chǎn)的空調(diào)器，涉案空調(diào)器室內(nèi)機(jī)面板正面左上方貼有“五谷豐登”標(biāo)識(shí)，面板正面中心位置貼有“美的Midea”商標(biāo)。“美的集團(tuán)官方網(wǎng)站”的“家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)”中展示有副品牌名稱(chēng)為“五谷豐登”空調(diào)器產(chǎn)品共19款。
格力公司于2013年11月，以商標(biāo)侵權(quán)為由向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令美的公司、泰鋒公司停止侵犯其涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為，同時(shí)美的公司需賠償其經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元及合理維權(quán)費(fèi)用5510元。
廣東省珠海市中級(jí)人民法院一審認(rèn)定：美的公司在同一種商品上使用了與格力公司涉案商標(biāo)相同的標(biāo)識(shí)，侵犯了格力公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，據(jù)此于2014年12月19日作出（2013）珠中法知民初字第1498號(hào)民事判決，判令：（一）美的公司立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售侵犯格力公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的19款空調(diào)器產(chǎn)品；（二）泰鋒公司立即停止銷(xiāo)售侵犯格力公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的空調(diào)器產(chǎn)品；（三）美的公司賠償格力公司經(jīng)濟(jì)損失380萬(wàn)元；（四）美的公司賠償格力公司為制止侵權(quán)行為所支出的合理開(kāi)支5510元；（五）美的公司在《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》上就侵犯格力公司涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為刊登聲明；（六）駁回格力公司的其他訴訟請(qǐng)求。
一審宣判后，美的公司不服，提起上訴。廣東省高級(jí)人民法院二審判決：（一）維持一審判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)；（二）撤銷(xiāo)一審判決第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)；（三）駁回格力公司其他訴訟請(qǐng)求。
【法官評(píng)析】
該案主要涉及以下幾個(gè)問(wèn)題：
第一，商品名稱(chēng)作為商標(biāo)使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
我國(guó)商標(biāo)法意義上的商標(biāo)是指能夠區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于識(shí)別和區(qū)分商品的來(lái)源。商標(biāo)法意義上的使用應(yīng)滿(mǎn)足3個(gè)條件：必須將商業(yè)標(biāo)識(shí)用于商業(yè)活動(dòng)中；使用的目的是為了說(shuō)明商品或服務(wù)的來(lái)源；通過(guò)使用能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源。
該案中，美的公司主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的“五谷豐登”標(biāo)識(shí)系產(chǎn)品系列名，用以表達(dá)豐收吉祥的含義，不屬于我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用。但是，首先，“五谷豐登”不屬于空調(diào)器類(lèi)商品法定的通用名稱(chēng)或者約定俗成的通用名稱(chēng)，即使按照美的公司的主張，“五谷豐登”也只能是美的公司對(duì)其制造、銷(xiāo)售的某一特定空調(diào)器商品的稱(chēng)呼，即美的公司使用“五谷豐登”標(biāo)識(shí)屬于特定名稱(chēng)的使用。其次，“五谷豐登”是形容農(nóng)業(yè)豐收吉祥的成語(yǔ)，將其使用在與其含義毫無(wú)關(guān)系的空調(diào)器類(lèi)商品上，則具有顯著特征，可以起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，因此可以作為商標(biāo)使用。再次，商品名稱(chēng)是否具有識(shí)別商品來(lái)源意義，不以使用人的主觀認(rèn)識(shí)或者稱(chēng)謂上的差異為轉(zhuǎn)移，而是要根據(jù)其客觀上是否具有了識(shí)別商品來(lái)源意義進(jìn)行判斷。該案中，從美的公司使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的方式看，被訴侵權(quán)產(chǎn)品室內(nèi)機(jī)面板正面左上方標(biāo)有紅色藝術(shù)字體的“五谷豐登”字樣，且字體較大。可見(jiàn)，該標(biāo)識(shí)較為明顯和突出，相關(guān)公眾在購(gòu)買(mǎi)空調(diào)器產(chǎn)品時(shí)，容易觀察到被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)，并將該標(biāo)識(shí)與美的公司特定商品相聯(lián)系，從而憑借其在市場(chǎng)上識(shí)別美的公司特定商品。因此，美的公司使用“五谷豐登”標(biāo)識(shí)的行為客觀上起到了指示商品來(lái)源的作用，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用。
第二，美的公司使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
商標(biāo)近似是指混淆性近似，即足以造成市場(chǎng)混淆的近似。在認(rèn)定是否構(gòu)成近似商標(biāo)時(shí)，除了要考慮商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身構(gòu)成要素的近似程度外，還要根據(jù)案件的具體情況，綜合判斷是否足以造成相關(guān)公眾誤認(rèn)或混淆。而這種誤認(rèn)或混淆，不僅包括相關(guān)公眾誤認(rèn)為商標(biāo)侵權(quán)行為人的產(chǎn)品來(lái)源于商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人，也包括相關(guān)公眾誤認(rèn)為商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人的產(chǎn)品來(lái)源于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為人。
該案中，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與涉案商標(biāo)在視覺(jué)上存在一定差別，不屬于相同商標(biāo)。但是，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)所包含的“五谷豐登”4個(gè)漢字，系最具有識(shí)別性和顯著性的內(nèi)容，構(gòu)成該標(biāo)識(shí)的主要部分，其藝術(shù)字體及浪花造型僅是該標(biāo)識(shí)的次要部分。而被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的文字部分與涉案注冊(cè)商標(biāo)均為成語(yǔ)，其排列順序、讀音和含義均完全相同，二者不同之處僅僅是細(xì)微、局部的差別。因此應(yīng)認(rèn)定美的公司被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與格力公司注冊(cè)商標(biāo)在構(gòu)成要素上構(gòu)成近似。
美的公司將貼有被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的空調(diào)器產(chǎn)品在美的產(chǎn)品專(zhuān)柜、專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行銷(xiāo)售，并將被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)貼在空調(diào)器產(chǎn)品室內(nèi)機(jī)面板正面左上方的顯著位置上，使得相關(guān)公眾非常容易觀察到，而且美的公司還在空調(diào)器產(chǎn)品室內(nèi)機(jī)面板的中央位置使用了其知名度非常高的“美的Midea”注冊(cè)商標(biāo)。美的公司上述使用行為，足以使相關(guān)公眾將“五谷豐登”標(biāo)識(shí)與美的公司的特定商品產(chǎn)生聯(lián)系，誤以為“五谷豐登”就是美的公司的商標(biāo)，而格力公司在其制造、銷(xiāo)售的空調(diào)器產(chǎn)品上使用其“五谷豐登”注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，相關(guān)公眾反而會(huì)認(rèn)為格力公司侵犯了美的公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，從而割裂格力公司與其注冊(cè)商標(biāo)之間的聯(lián)系，侵犯格力公司依法享有的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，也有損害我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)制度的根基。因此，應(yīng)認(rèn)定美的公司使用的“五谷豐登”標(biāo)識(shí)與格力公司涉案商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)。美的公司未經(jīng)格力公司許可，在同一種商品上使用與格力公司涉案注冊(cè)商標(biāo)相近似的商標(biāo)，侵犯了格力公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。
第三，商標(biāo)權(quán)利人未實(shí)際使用其注冊(cè)商標(biāo)的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求侵權(quán)人賠償經(jīng)濟(jì)損失。
注冊(cè)商標(biāo)未在商業(yè)活動(dòng)中使用，消費(fèi)者便無(wú)從將該商標(biāo)與注冊(cè)人及其商品或服務(wù)的特定質(zhì)量相聯(lián)系，混淆、誤認(rèn)也就無(wú)從產(chǎn)生。即未使用的注冊(cè)商標(biāo)因?yàn)闆](méi)有使用，便不具有區(qū)分商品來(lái)源的功能，所謂侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)不會(huì)造成消費(fèi)者混淆，也不會(huì)給商標(biāo)權(quán)利人造成損失；未使用的注冊(cè)商標(biāo)也不是商譽(yù)的載體，侵權(quán)人無(wú)從借用其商譽(yù)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品，無(wú)從通過(guò)侵權(quán)行為獲得利益，所以未使用的注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利人沒(méi)有因侵權(quán)行為受到損害，其侵權(quán)損害賠償請(qǐng)求權(quán)便不能成立。
該案中，在美的公司實(shí)施被訴侵權(quán)行為之前，格力公司的涉案商標(biāo)因?yàn)闆](méi)有實(shí)際使用，從而沒(méi)有起到區(qū)分商品來(lái)源的功能，雖然美的公司侵犯了格力公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，但不會(huì)對(duì)格力公司造成實(shí)際損失，而且美的公司無(wú)從借用格力公司注冊(cè)商標(biāo)尚未建立起來(lái)的商譽(yù)來(lái)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品并因此而獲得利益，格力公司也沒(méi)有提供證據(jù)證明美的公司使用被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的行為給格力公司注冊(cè)商標(biāo)造成不良影響，從而損害該商標(biāo)可能承載的商譽(yù)。因此，格力公司侵權(quán)損害賠償請(qǐng)求權(quán)不能成立，其請(qǐng)求以美的公司因侵權(quán)所獲得的利益作為計(jì)算賠償損失的依據(jù)，不應(yīng)得到支持。
（作者單位：廣東省高級(jí)人民法院）
